Levert het hervullen van een gastank voorzien van het merk ‘Primagaz’ een merkinbreuk op?

Iedereen kent ze wel: Grote gastanks, voorzien van de merknaam ‘Primagaz’. Deze gastanks worden verhuurd door Primagaz en zijn hervulbaar met vloeibare gassen. De Hoge Raad heeft zich op 25 januari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:10) uitgelaten over de vraag of het hervullen van een dergelijke gastank door een andere leverancier dan Primagaz een merkinbreuk op de merkenrechten van Primagaz oplevert.

De casus

Primagaz verhandelt vloeibare gassen in – onder meer- grote stalen gastanks. Deze gastanks zijn voorzien van het Benelux woordmerk ‘Primagaz’. Een leverancier van vloeibare gassen, X, verhandelt eveneens vloeibare gassen, onder meer door het hervullen van grote gastanks bij haar klanten aan huis.

Primagaz had een gastank verhuurd aan een derde partij, de huurder. Tussen Primagaz en de betreffende huurder was onder meer overeengekomen dat de huurder tijdens de looptijd van de overeenkomst alleen gas van Primagaz mocht gebruiken en betrekken.  Op een zeker moment heeft de huurder de door haar gehuurde gastank laten hervullen door X. X is vervolgens door de advocaat van Primagaz aangesproken, waarbij X aansprakelijk is gesteld door Primagaz voor de door Primagaz geleden schade als gevolg van het onrechtmatig vullen van de gastank van Primagaz. Daarbij is X gesommeerd om een onthoudingsverklaring te tekenen waarin was opgenomen dat X zich zou onthouden van het vullen of doen vullen van gasflessen voorzien van de merken Primagaz en / of Polygas, óók in het geval lege gasflessen voorzien van voormelde merken door derden ter vulling werden afgegeven.

X heeft niet voldaan aan de sommatie van Primagaz en heeft verzocht om een lijst van afnemers van Primagaz. Deze heeft zij niet ontvangen en om die reden heeft zij de onthoudingsverklaring niet ondertekend.

De procedure

Omdat X niet aan de sommatie voldeed is Primagaz een procedure gestart. Primagaz is zowel door de rechtbank in eerste aanleg als in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam het gelijk gesteld. X is veroordeeld om het hervullen van gastanks voorzien van de merken van Primagaz, zonder toestemming van Primagaz, te staken en gestaakt te houden.

X heeft tegen de uitspraak van het gerechtshof cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. In het hiernavolgende zullen de klachten van X tegen het arrest van het hof worden besproken.

  1. Geen sprake van gebruik van het merk ‘Primagaz’ door X door hervulling van de gastank.

In artikel 2.20 lid 1 sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) is bepaald dat een merkhouder het gebruik van een teken door een derde kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor een merk is geschreven. X heeft zich op het standpunt gesteld dat van gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a geen sprake is. De Hoge Raad heeft deze klacht verworpen onder verwijzing naar vaste rechtspraak op dit punt (Shell / Walhout).

De Hoge Raad oordeelde dat het voldoende aannemelijk is dat het vullen van een gastank als een merkenrechtelijk relevante handeling moet worden aangemerkt. Net als in de aangehaalde uitspraak ging het volgens de Hoge Raad ook in dit geval om een gasleverancier die in het kader van een handelsactiviteit de lege verpakking met daarop het merk van een ander hervult.

  1. Arrest Shell / Walhout achterhaald.

X heeft zich op het standpunt gesteld dat het aangehaalde arrest Shell / Wallhout inmiddels achterhaald zou zijn, onder verwijzing naar recentere rechtspraak van het Hof van Justitie zin de zaak Viking / Kosan. De Hoge Raad heeft ook deze klacht verworpen omdat in het aangehaalde arrest juist wordt bevestigd dat in geval van hervulling van een gasfles waarop een ander een merkrecht heeft, sprake is gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Ook een beroep op de latere uitspraak Winters / Red Bull redde X niet. De Hoge Raad achtte de casussen van de afzonderlijke uitspraken te verschillend. In onderhavige kwestie had X – anders dan in de zaak Winters / Red Bull – niet slechts technische diensten verleend, maar de tank van Primagaz met haar eigen soortgelijke waar gevuld.

  1. Geen sprake van afbreuk aan de functies van het merk.

In het arrest Shell / Walhout heeft het HvJEU geoordeeld dat een merkhouder zich alleen dan tegen het gebruik van haar merk kan verzetten, wanneer dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Volgens X werd door het hervullen van de tank geen afbreuk gedaan aan de functies van de merken van Primagaz. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van de rechtbank en het Hof dat sprake is van aantasting van de herkomstfunctie en de kwaliteitsfuncties van het merk Primagaz ‘omdat bij derden die met de gastank worden geconfronteerd de indruk kan ontstaan dat de gastank gas bevat dat afkomstig is van Primagaz, terwijl Primagaz noch de kwaliteit van het gas, noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestane gebruikelijke standaardcontroles kan waarborgen’. Hierbij werd meegewogen dat X de gastank die door haar was hervuld niet had voorzien van een etiket waaruit bleek dat het gas waarmee zij de tank heeft gevuld afkomstig was van haarzelf en niet van Primagaz.   

  1. Uitputting

Volgens X zou sprake zijn van uitputting van het merkrecht van Primagaz in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Dit artikel bepaalt dat houders van een merk niet op kunnen treden tegen merkgebruik voor waren die door de houder zelf of met diens toestemming in het verkeer zijn gebruikt. X beroept zich daarbij wederom op het arrest Viking / Kosan. In Viking / Kosan ging het echter om het hervullen van gasflessen waarvan de vorm als merk was beschermd en die aan de consument waren verkocht en eigendom van de consument waren geworden. De Hoge Raad oordeelde dat, anders dan bij Viking / Kosan, de gastank van Primagaz geen zelfstandige economische waarde vertegenwoordigt en altijd eigendom van Primagaz is gebleven. Van merkenrechtelijke uitputting is onder deze omstandigheden geen sprake.

De Hoge Raad oordeelt dat de klachten van X tegen het bestreden arrest allemaal falen. Het beroep van X wordt verworpen.

Conclusie

Wees je er als leverancier van bewust dat je mogelijk inbreuk maakt op de merkrechten van een derde partij wanneer je lege verpakkingen met daarop het merk van een ander hervult in het kader van een handelsactiviteit. Neem bij twijfel contact op met de desbetreffende merkhouder en vraag – zo nodig – toestemming om bepaalde verpakkingen te hervullen, zodat hierover in de toekomst geen discussie kan ontstaan.